因商标第二含义证据不足,俄勒冈州法院批准简易侵权判决
来源: | 作者:世鼎知产团队 | 发布时间: 2025-03-20 | 14 次浏览 | 分享到:

由于原告无法证明描述性商标具备第二含义,因此法院认为该商标不具有独特性,不是可保护性标志。而且原告提供的证据无法证明商标具有广泛知名度,消费者无法快速在涉案商标和原告提供的服务业务之间建立联系。由此认定,本案不存在实质性争议的事实,法院批准被告的简易判决动议。

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【基本情况】

原告KIMBERLY M. SCHOENE在俄勒冈州波特兰经营着一家接发店名为“PDX Hair Extensions”。2020年4月9日,她向专利商标局申请注册“Pdx hair extensions”并登记在主要登记册上,但是登记处拒绝其请求并指出该商标只能在补充登记册上登记。2021年7月20日,原告的商标在补充登记册上完成注册,登记册上载明了该商标的首次使用时间和首次商用时间等信息。

被告PENELOPE CHRISTENSEN曾在原告的接发店工作,2021年4月离职后开始创业,开了一家名为“Portland Hair Extensions by Penelope”的接发店,并且使用“PDX Hair Extensions,”“pdxhairextensions,”and“#pdxhairextensions”等标签在互联网上宣传其店铺。2023年8月10日,原告以被告商标侵权、伪造商标等诉讼请求为由发起了初步禁令,但由于原告的证据未能证明其胜诉的可能性,因此法院拒绝发布该禁令。同时,被告也向法院发出动议,请求对原告所有诉讼请求进行简易判决。

简易判决是指当原告与被告之间不存在实质性争议时,法院可以经当事人申请对案件的法律问题和无争议的事实问题进行审理后直接作出判决,无须经陪审团审理。

【法院观点】

原告指控被告存在侵犯商标权、伪造商标、商标稀释、不正当竞争和不正当和欺骗性交易等违法行为。

对于商标侵权、伪造商标和不正当竞争的索赔请求,法院适用联邦法律。根据法律规定,原告首先需要证明其拥有“有效且应受保护”的商标,其次需要证明被告的商标会造成消费者混淆。只有具备独特性的商标才能够获得商标权保护,而商标的独特性取决于商标对于消费大众的意义。商标有以下五个类型,其独特性依次递增:“一般性、描述性、提示性、任意性和臆造性”五个类型。提示性、任意性和臆造性的商标类型一般天然地是可受保护的商标,与之相对,一般性的商标不具有可保护性。但对于描述性商标,虽然它们不自动受保护,但可能因在商业中使用而与申请人的商品产生了密切的关联性,从而获得了独特性并受到商标权保护。原告的商标是描述性商标,补充登记册上的商标仅证明其“能够区分”,但不能最终证明其独特性。

因为原告的商标是描述性商标,所以原告只能通过证明其商标具有第二含义才可以认定其商标具有独特性。为了评估第二含义证据,第九巡回法院确定了若干相关因素,包括:(1)持有主张商标的商品的实际购买者是否将该商标与生产者联系起来;(2)有关商品上的广告程度和方式;(3)主张权利的商标的持续时间和使用方式;(4)被控侵权人的使用是否排他。本案中原告一直致力于证明消费者会产生混淆,但法院认为原告的商标的可保护性尚未可知,此时讨论的重点不应放在消费者混淆上,所以法院对此并未讨论。原告试图通过实际混淆来证明第二含义,她依靠证人证词、一份在线评价以及原告收到的被告客户的两段语音信息等证据来证明实际混淆,以证明第二含义。但事实上法院认为原告证不足以证明相关购买者将“PDX Hair Extensions”与原告的企业联系起来。首先,原告提供的证词,但其中只有两位的证词能够合理地表明存在消费者混淆。即使结合其他证据,原告也仅能证明有大约五个人对被告使用“PDX Hair Extensions”的行为感到困惑。这样的证据并不足以证明相关公众会将“PDX Hair Extensions”与原告的企业联系起来。除此之外,因为美国法律规定,提出的不公平竞争的索赔也要求提供存在“可保护的有效商标”的证据,因此本案原告的不公平竞争索赔也无争议事实。同样,原告的商标假冒索赔也因无“可保护的有效商标”而作出简易判决。

对于商标稀释的诉讼请求一般是针对驰名商标开展的诉讼索赔。由于原告的证据无法证明“PDX Hair Extensions”具有知名度,因为其证据并未确定她的标志被美国普通消费者广泛认可,并将该商标视为该商品或服务的来源。 退一步讲,原告声称她的商标在“非常小的市场中”,“非常有限的人口中”,而且只有“波特兰地区的一小部分人”能够将商标与其服务建立联系。因此,即使从最有利于原告的角度来看,原告的标志也不出名,因为她没有证明它在波特兰之外的地方知道这个商标或与她的业务有关。因此,原告对于商标稀释的诉讼请求也不存在实质性争议的事实,可以适用简易判决。

综上,法院认为由于原告无法证明其商标具有第二含义,因此其商标不具有独特性且不具有广泛的知名度。因此,原告提出的商标侵权、商标稀释等诉讼请求不存在实质性争议的事实,法院批准了被告提出的简易判决的动议。

【判决结果】

批准被告的简易判决动议。